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2s-ip im Gespräch | Beweisgewinnung in USA für deutsche Patentstreitverfahren (am 11. Juni 2018)

Einladung zu 2s|ip im Gespräch

Beweisgewinnung in den USA für deutsche Patentstreitverfahren: Strategien und Fallstricke für deutsche Unternehmen (Language of the Seminar will be English)

11. Juni 2018,  14:30-18:00 Uhr
Sheraton Arabellapark
Arabellastraße 5, 81925 München

Auch wenn die praktische Bedeutung zunimmt, ist vielen Unternehmen die Möglichkeit nicht bekannt, dass ansonsten schwer zu beschaffende Beweise in Patentstreitverfahren im Wege der Amtshilfe bei amerikanischen Gerichten erlangt werden können. Dabei ist es nicht erforderlich, dass in den USA ein Rechtstreit anhängig ist – es genügt, wenn die dort erlangten Beweise in einem hiesigen Gerichtsverfahren verwendet werden können. Der Gegner muss auch kein US-amerikanisches Unternehmen sein – die dortige Niederlassung etwa eines deutschen Unternehmens kann ebenfalls Ziel eines solchen Discovery-Verfahrens sein.

Für einen Kläger vor deutschen Gerichten ermöglicht ein solches Verfahren nach 28 USC § 1782 die Möglichkeit, an Unterlagen oder Zeugenaussagen zu kommen, die nach dem insoweit deutlich restriktiveren deutschen Recht nicht zu erlangen sind. Umgekehrt lohnt es sich für deutsche Unternehmen mit Niederlassung in den USA, darüber nachzudenken, wie man so weit wie möglich unliebsamen Überraschungen vorbeugen kann.

Da die US-Gerichte die Discovery an umfangreiche Geheimhaltungsauflagen knüpfen, ist die Verwertung der Information in deutschen Gerichtsverfahren allerdings nicht ganz unproblematisch. Hierauf wird, ebenso wie auf die in Deutschland verfügbaren Beweisgewinnungsverfahren, kurz eingegangen, bevor Gelegenheit zur Diskussion besteht.

Den Einladungsflyer können Sie hier herunterladen.

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Photonik – Dr. Schramm beim Industrietag der DPG

Am 8. März 2018 findet in Erlangen der maßgeblich von RA Dr. Schramm mitorganisierte Industrietag der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) zum Thema Photonik statt.

Vier Referenten aus kleinen und großen Unternehmen (Heraeus Quarzglas, Carl Zeiss Meditec, Menlo Systems und Coriant) berichten im Rahmen der Jahrestagung der DPG über den aktuellen Stand der Forschung zu Licht im weiteren Sinne: vom Material für High-Tech Lichtwellenleiter über optische Bauelemente bis hin zur Anwendung in der Medizin. Am Ende der Veranstaltung leitet Dr. Schramm eine Podiumsdiskussion zum Thema Physik und Licht.

Der Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft (AIW) in der DPG, der für den Industrietag verantwortlich zeichnet, beteiligt sich an der Jahrestagung zudem mit zwei Lunch Talks an der Jahrestagung, bei denen hochrangige Vertreter aus der Industrie über ihren Werdegang als Physiker berichten. Am Dienstag beginnt Dr. Wilhelm Kanders mit einem Bericht über seine erfolgreiche Unternehmensgründung (Toptica), am Donnerstag gefolgt von Dr. Bernd Utz über erneuerbare Energien bei Siemens.

Mit dem in jedem Jahr anläßlich der Jahrestagung der DPG stattfindenden Industrietag will der AIW an konkreten Beispielen die vielfältigen Möglichkeiten für Physiker in Industrie und Wirtschaft aufzeigen. Das Themenspektrum ist dabei breit gestreut. In den letzten beiden Jahren ging es beispielsweise um Medizintechnik (Münster 2017) und um Schutz von Innovationen mit Patenten (Regensburg 2016)

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Validierung europäischer Patente in Kambodscha ab dem 1. März 2018

Am 1. März 2018 tritt ein Validierungsabkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Königreich Kambodscha in Kraft. Ab diesem Tag ist die Validierung von europäischen Patentanmeldungen und Patenten in Kambodscha möglich. Validierte europäische Patentanmeldungen und Patente genießen in Kambodscha im Wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 38 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

Ein Antrag auf Validierung in Kambodscha gilt für jede europäische oder internationale Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. März 2018 eingereicht wird. Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Validierung in Kambodscha nicht.

Nach dem in Kambodscha geltenden Patentgesetz sind Arzneimittel vom Patentschutz ausgenommen. Kambodscha nutzt derzeit die WTO-Ausnahmeregelung, der zufolge die am wenigsten entwickelten Länder bis 2033 die Möglichkeit haben, auf die Erteilung und Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten auf Arzneimittel zu verzichten. Diese Regelung würde auch für europäische Patente auf Arzneimittel gelten, die in Kambodscha validiert werden sollen.

Die Validierungsgebühr beträgt 180 EUR. Sie ist innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, oder gegebenenfalls innerhalb der Frist an das EPA zu entrichten, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind.

Weitere Information zur Validierung im Kambodscha finden Sie auf den Webseiten des Europäischen Patentamtes.

(AB – 14.02.2018)

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BGH zum Vorbenutzungsrecht im Designrecht (Bettgestell)

Der BGH hat sich im vorliegenden Fall mit der Frage des Vorbenutzungsrechts im Designrecht befasst.

Leitsätze des Gerichts:

DesignG § 2 Abs. 1, § 13 Abs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2

a) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.

b) Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen.

Sachverhalt:

Die Klägerin ist Inhaberin eines eingetragenen Designs (Klagedesign), das ein Bettgestell zeigt. Das Klagedesign ist am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden. Während des Berufungsverfahrens ist für das Klagedesign im Register die Priorität der Ausstellung auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 veröffentlicht worden.

Die Beklagte gehört dem IKEA-Konzern an. Sie ist für die Organisation und Belieferung der IKEA-Filialen in Deutschland zuständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung „MALM“ ein Bettgestell, das mit dem im Klagedesign gezeigten Bettgestell weitgehend übereinstimmt. Bereits im August 2002 hatte sie unter der Bezeichnung „BERGEN“ ein Bettgestell mit einem geringfügig höheren Kopfteil beworben.

Die Klägerin sieht in dem Vertrieb des Bettgestells „MALM“ eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagte hat behauptet, die IKEA of Sweden AB habe von September bis Dezember 2001 das Bettgestell „BERGEN“ für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende März 2002 an die IKEA-Filialen in Deutschland ausgeliefert worden. Sie hat die Klägerin im Wege der Widerklage auf Ersatz von Rechtsanwaltskosten für die Abwehr der Abmahnung in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Das Oberlandesgericht hat angenommen, die Klägerin könne der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells „MALM“ nicht untersagen, selbst wenn dem Klagedesign eine Priorität vom 14. Januar 2002 zukomme. Die IKEA of Sweden AB habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bereits vor dem 14. Januar 2002 Anstalten zum Vertrieb des Vorgängermodells „BERGEN“ auch in Deutschland getroffen, ohne das Klagedesign gekannt zu haben. Dadurch habe sie ein Vorbenutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 GeschmMG (jetzt § 41 Abs. 1 DesignG) erlangt, das sich auf den Vertrieb des Bettgestells „MALM“ über die Beklagte erstrecke.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Anders als das Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof die von der IKEA of Sweden AB im Ausland vorgenommen Vorbereitungshandlungen zum Vertrieb des Bettgestells „BERGEN“ in Deutschland für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nach § 41 Abs. 1 GeschmMG/DesignG nicht ausreichen lassen. Erforderlich ist vielmehr, dass die vom Gesetz verlangten wirklichen und ernsthaften Anstalten zur Benutzung ebenso wie eine Benutzung selbst in Deutschland stattgefunden haben.

(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 100/17 vom 29.6.2017)

In dem wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht auch zu beurteilen haben, ob das Klagedesign schutzfähig ist, auch vor dem Hintergrund, ob die Ausstellungspriorität wirksam in Anspruch genommen wurde. Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob die Klägerin das nach dem Klagedesign gestaltete Bettgestell auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ausgestellt hat.

Die vollständige Entscheidung des BGH finden Sie hier: BGH I ZR 9/16 – Bettgestell

(AB – 07.12.2017)

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IPAD und MI PAD sind sich zu ähnlich

Apple hat den Namen „IPAD“ als Marke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unter anderem für elektronische Geräte und Dienstleistungen in der (Tele-)Kommunikation eintragen lassen. Xiaomi, ein chinesisches Unternehmen, meldete 2014 beim EUIPO das Wortzeichen „MI PAD“ als Unionsmarke unter anderem für elektronische Geräte und Dienstleistungen in der (Tele-)Kommunikation an.

Als Inhaberin der älteren Marke IPAD legte Apple Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens MI PAD ein. 2016 gab das EUIPO dem Widerspruch von Apple statt, mit der Begründung, die Unterschiede zwischen diesen beiden Zeichen würden nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Xiaomi erhob daraufhin Klage beim EuG und begehrte die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO bzw. die Eintragung der Marke MI PAD als Unionsmarke.

Das EuG hat die Klage (Urteil vom 05.12.2017, Az. T-893/16) abgewiesen und damit die Entscheidung des EUIPO bestätigt.

Das EuG begründete dies unter anderem damit, dass die Zeichen hinsichtlich des Schriftbildes einen hohen Grad an Ähnlichkeit aufweisen würden, da IPAD vollständig in MI PAD enthalten sei. Die beiden Zeichen würden sich sich lediglich durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben „M“ unterscheiden. In klanglicher Hinsicht – so das Gericht – würde das englischsprachige Publikum das Präfix „mi“ wahrscheinlich als das englische Possessivpronomen „my“ auffassen und das „i“ in MI PAD deshalb genauso aussprechen wie das „i“ in IPAD. Um diesen hohen Grad an schriftbildlicher und klanglicher Ähnlichkeit auszugleichen, reiche das zusätliche „m“ am Anfang von „MI PAD“ nicht aus.

(AB, 06.12.2017)

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BGH zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade

Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 – I ZB 105/16 und I ZB 106/16

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit denen die Löschung von quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade angeordnet worden ist.

Für die Markeninhaberin sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware „Tafelschokolade“ registriert. Sie zeigen jeweils die Vor- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung mit einem quadratischen Verpackungskörper, zwei seitlichen gezackten Verschlusslaschen und einer auf der Rückseite quer verlaufenden Verschlusslasche.

Die Löschungsantragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marken beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschungsanträge zurückgewiesen. Mit ihrer dagegen eingelegten Beschwerde hat die Löschungsantragstellerin geltend gemacht, die in den Marken gezeigten Verpackungen gäben typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG* wieder. Das Bundespatentgericht hat die Löschung der Marken angeordnet.

Der Bundesgerichtshof hat auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG** können dreidimensionale Zeichen Marken sein. Dies gilt grundsätzlich auch für dreidimensionale Zeichen, die die Form einer Ware darstellen. Die Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen. Ob in den vorliegenden Fällen sich das Schutzhindernis auch auf die Verpackungen bezieht, brauchte nicht entschieden zu werden. Die quadratische Form der Tafelschokolade ist keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade.

Vorinstanzen:

I ZB 105/16
BPatG – Beschluss vom 4. November 2016 – 25 W (pat) 78/14, GRUR 2017, 275

und

I ZB 106/16
BPatG – Beschluss vom 4. November 2016 – 25 (W) pat 79/14, BeckRS 2016, 19545

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:
*§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lautet:
Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.
**§ 3 Abs. 1 MarkenG lautet:
Als Marke können alle Zeichen, insbesondere […] dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware […], die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 162/2017 vom 18.10.2017)

Zur den Leitsätzen des BGH: BGH I ZB 105/16

(AB – 18.10.2017)

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Ferrari muss in die Löschung der Marke Testarossa einwilligen

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 02.08.2017 – 2a O 166/16 (Marke Testarossa)

Der Sportwagenhersteller Ferrari hat einen Rechtsstreit um seine Marke Testarossa (vorerst) verloren. Nach der Entscheidung des Düsseldorfer Landgerichts (Az. 2a O 166/16) müsse Ferrari in die Löschung seiner deutschen und der internationalen Marke Testarossa einwilligen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Oberlandesgericht angefochten werden.

Ein Nürnberger Spielzeugfabrikant hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt (Az. 302013070212) und beim Europäischen Markenamt (Az. 013019047) die Eintragung der Marke Testa Rossa beantragt.

Dagegen hatte Ferrari sowohl beim Deutschen als auch beim Europäischen Markenamt Widerspruch eingelegt.

Daraufhin stellte der Nürnberger Spielzeugfabrikant einen Antrag auf Löschung der Marken Testarossa des Sportwagenherstellers und bekam nun vor dem Landgericht Düsseldorf Recht.

Grund dafür, dass Ferrari in die Löschung seiner älteren Marken einwiligen müsse, sei, dass Ferrari seine Marken in den letzten fünf Jahren nicht mehr ausreichend, d.h. rechtserhaltend benutzt habe, so das Landgericht Düsseldorf. Denn grundsätzlich gilt, dass für den Fortbestand von Markenrechten diese auch genutzt werden müssen. Das heißt, wenn eine Marke länger als fünf Jahre nicht rechtserhaltend benutzt wird, kann sie auf Antrag gelöscht werden. Das sei bei der Marke Testarossa nach Auffassung des Landgerichts Düsseldorf jedoch nicht der Fall gewesen.

Ferrari hatte die Produktion des „Testrossa“ bereits vor etwa 20 Jahren eingestellt. In dem vorliegenden Verfahren hatte Ferrari jedoch damit argumentiert, dass man nach wie vor mit Wartung, Reparatur und Aufbereitung von Testarossas beschäftigt sei. Damit nutze man die Marke Testarossa tatsächlich. Das Landgericht Düsseldorf konnte hierin jedoch keine rechtserhaltende Benutzung erkennen, zumal Ferrari diese Dienstleistungen (unter anderem für den Ferrari Testarossa) unter der Dachmarke Ferrari erbringe.

Hinweis:

Nach europäischem und deutschem Markenrecht muss ein Markeninhaber seine Marke(n) ernsthaft und markenmäßig benutzen, um nicht seine Rechte aus seinen Marken zu verlieren (Benutzungszwang).

Ob eine Marke „ernsthaft“ benutzt wird, wird daran gemessen, ob die Marke ihrer sogenannten Herkunftsfunktion gerecht wird. „Ernsthafte Benutzungen“ stellen nur solche Handlungen dar, die sich für den Verbraucher im Sinne des Markenrechts als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Marke verstehen lassen. Eine Marke muss also tatsächlich zur Kennzeichnung und Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen verwendet werden.

Konkret bedeutet das, dass eine Marke für jene Waren und/oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde, benutzt werden muss. Wurde eine Marke beispielsweise für „Copmuter“ eingetragen, aber nur für „Bekleidungsartikel“ genutzt, so mag die Marke zwar benutzt werden, aber eben nicht „markenmäßig“. Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, benutzt, so kann die Marke gegebenenfalls für den anderen Teil der Waren und Dienstleistungen wegen Nichtbenutzung gelöscht werden.

Weitere Informationen zum Markenrecht finden Sie unter Markenrecht von A-Z.

(AB, 08.08.2017)

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BVerfG stoppt UPC (vorerst)

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Legal Tribune Online am 12. Juni berichten, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) den Bundespräsidenten bereits am 3. April gebeten, die bereits vom Bundestag verabschiedeten EU Patentrechtsreformgesetze vorerst nicht zu unterzeichnen. Grund soll eine Verfassungsbeschwerde (Az: 2 BvR 739/17) einer bisher noch unbekannten Privatperson sein, deren Aussichten „nicht von vorneherein aussichtslos“ sein sollen. Dies nimmt zwar die Entscheidung nicht vorweg, zeigt aber, dass die Verfassungsbeschwerde jedenfalls nicht abstrus und damit ernstzunehmen ist.

Der Bundespräsident ist dieser Bitte, die am 3. April zunächst mündlich und zwischenzeitlich auch schriftlich vom Verfassungsgericht geäußert wurde, offenbar nachgekommen. Dies ist ein weiterer herber Rückschlag für alle, die große Hoffnungen und Erwartungen in einen baldigen Start des Gemeinschaftspatentgerichtes (Unified Patent Court – UPC) gesetzt haben.

Bisher schien es so, als könnte alleine der Brexit noch das geplante Einheitliche Patentgericht stoppen, auch wenn die Briten immer signalisiert haben, dass sie dennoch ratifizieren und mitmachen wollen (näheres hier). Vor der überraschend angesetzten Neuwahl zum Unterhaus war dies jedoch nicht der Fall und nach dem unerwarteten Ausgang dieser Wahl ist zumindest kurzfristig nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Sollte die neue Regierung tatsächlich – entgegen der ausdrücklichen Erklärung der Premierministerin – auf einen „weichen Brexit“ umschwenken, wäre eine Ratifizierung des Vereinigten Königreiches und damit ein Start des UPC im Frühjahr 2018 dennoch auch bei den geänderten Mehrheitsverhältnissen grundsätzlich denkbar.

Dem scheint jetzt ausgerechnet Deutschland im Weg zu stehen. Während bisher alle Beobachter davon ausgegangen waren, dass Deutschland planmäßig die Ratifizierung abschließt und das Gesetz noch vor der Bundestagswahl in Kraft tritt, scheint das jetzt nicht mehr zu gelten. Bisher hatten Beobachter allenfalls das Risiko gesehen, dass insbesondere das Protokoll über den Status der Richter nicht mehr vor der Bundestagswahl verabschiedet werden kann, die insoweit eine Zäsur darstellt und ggf. einen Neustart in nächsten Legislaturperiode erforderlich gemacht hätte. Das könnte nun das kleinere Problem sein.

Wir gehen, anders als die Mehrheit der übrigen Beobachter, unverändert davon aus, dass das Vereinigte Königreich vor dem Hintergrund der Volksabstimmung zum Brexit wahrscheinlich nicht zustimmen wird. Immerhin war die Zuständigkeit des EuGH für Britannien einer der wesentlichen Gründe für den Austritt.

Sollte sich jetzt der Abschluss des deutschen Gesetzgebungsverfahrens wegen einer Verfassungsbeschwerde deutlich in die Länge ziehen, fürchten wir, dass der UPC in seiner jetzigen Form mit Großbritannien an Bord selbst dann endgültig gescheitert wäre, wenn die Briten doch zustimmen sollten. Die Ursache könnte sein, dass der Brexit möglicherweise vor der deutschen Zustimmung vollzogen ist – schon Ende März 2019 läuft die Uhr ab. Ob das Abkommen noch in Kraft treten kann, wenn Großbritannien zwar während der Mitgliedschaft in der EU ratifiziert, aber bei In-Kraft-Treten des Abkommens diese bereits verlassen hat, wird rechtlich noch zu untersuchen sein. Auf jeden Fall dürfte das erhebliche neue Probleme aufwerfen.

Dies wäre im Ergebnis ausgesprochen bedauerlich. Wir würden es für die beste Lösung halten, wenn sich die EU Staaten bereits jetzt stärker um ein Alternativszenario eines UPC ohne UK bemühen würden. Beginnt man mit entsprechenden Gesprächen erst nach einem möglichen endgültigen Scheitern der jetzigen Regelung mit Großbritannien, wären weitere wertvolle Jahre verloren und der Brexit würde – unter Mitwirkung des BVerfG – zu einem großen Schaden auch für die Rest-EU führen.

(MS, 13.06.2017)

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BGH I ZR 197/15 – Bodendübel

Der BGH hat im vorliegenden Fall (Bodendübel) entschieden, dass für formgebende technische Merkmale auch nach Ablauf des Patentschutzes ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz bestehen kann.

Leitsätze des Gerichts:

a) Einem (zuvor) patentgeschützten Erzeugnis kann wettbewerbliche Eigenart zukommen. Dabei können nicht nur solche Merkmale eines derartigen Erzeugnisses wettbewerbliche Eigenart begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Einem Erzeugnis ist im Hinblick auf den (früheren) Patentschutz seiner Merkmale die wettbewerbliche Eigenart nicht von vornherein zu versagen und es dadurch schlechter zu stellen als andere technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz standen (Festhaltung BGH, 22. Januar 2015 – I ZR 107/13, GRUR 2015, 909 – Exzenterzähne).

b) Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz sieht keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern dient der Absicherung eines konkreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen sind. Damit können die formgebenden technischen Merkmale eines Erzeugnisses als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie zur Monopolisierung der Warenform als dreidimensionale Marke ungeeignet sind.

Die vollständige Entscheidung des BGH finden Sie hier: BGH I ZR 197/15 – Bodendübel

Anmerkung: Technisch bedingte Produktmerkmale dürften damit zukünftig differenzierter zu betrachten sein bei der Frage, ob von ihnen ein Beitrag zu der wettbewerblichen Eigenart eines Produkts ausgehen kann.

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Hinweise zum Münchner Verfahren in Patentsachen (Dezember 2016)

Im Rahmen eines Vortrages am 25. November im Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb hat Herr Dr. Zigann, Vorsitzender Richter der 7. Zivilkammer am Landgericht München, die neuen Hinweise zum Münchner Verfahren in Patentstreitsachen vorgestellt, die mit dem neuen Vorsitzenden der 21. Zivilkammer, Herrn Pichlmaier, abgestimmt sind und von beiden Patentstreitkammern ab sofort angewendet werden.

Es ist unverändert das Ziel der beiden Kammern, die Dauer eines normalen Patentverletzungsprozesses auf acht bis zwölf Monate zu beschränken, wobei der derzeit vorhandene leichte Bearbeitungsstau abgebaut werden soll. Markenkern ist nach wie vor die Durchführung zweier Termine zur Sache, zu denen jeweils auch das Erscheinen der Parteien erwünscht ist.

Im frühen ersten Termin nach etwa drei bis vier Monaten wird vor allem über die Auslegung des Klagepatentes und die Verletzung verhandelt. Das Gericht erwartet nunmehr Ausführungen beider Parteien zur Auslegung des Klagepatentes und zum Fachmann. Am Ende des Termins wird der weitere Verfahrensgang besprochen, insbesondere die Fristen für weitere Schriftsätze und das Datum des Haupttermins. Ein solcher Haupttermin wird durchgeführt, wenn nicht beide Parteien verzichten.

Das Fristenregime wird unverändert streng gehandhabt: in der Regel betragen die Schriftsatzfristen zwei Monate, eine Verlängerung ist in der Regel nicht, in begründeten Ausnahmefällen maximal um eine Woche möglich, wobei die Schriftsätze im Parteibetrieb zuzustellen sind. Die Kammern fordern zudem etwa drei Wochen vor dem Haupttermin eine Zusammenfassung der Argumente von jeder Partei an, die nicht länger als zehn Seiten, davon nicht mehr als fünf Seiten Text, sein soll.

Klageänderungen, insbesondere die erstmalige Erhebung des Vorwurfes der äquivalenten Patentverletzung, muss der Kläger spätestens im frühen ersten Termin vorbringen. Eine feste Vorgabe für den Umfang von Schriftsätzen macht das Gericht nicht mehr, bittet aber um möglichst kurze Texte.

Anders als bisher, ist die Vorlage vollständiger Übersetzungen aller Anlagen nicht mehr erforderlich. Dem Gericht genügen hier, ähnlich wie schon in Mannheim, in den meisten Fällen deutsche Übersetzungen der im Schriftsatz zitierten Stellen.

Der Aussetzungsmassstab ist nach wie vor streng. Die Kammern gehen davon aus, dass sich der fehlende Rechtsbestand anhand von maximal drei Dokumenten aus dem Stand der Technik ablesen lassen muss, wenn damit erfolgreich ein Aussetzungsantrag begründet werden soll. Wie auch bei den anderen Patentgerichten verlangt auch München die Erläuterung des Aussetzungsantrages im Schriftsatz selbst – ein Verweis auf eine anhängende Nichtigkeitsklage genügt nicht.

Wird kein Aussetzungsantrag gestellt, wird der Haupttermin nur auf ausdrücklichen Wunsch der Klagepartei durchgeführt. Werden Angriffe gegen den Rechtsbestand erst nach der Klagererwiderung vorgebracht, kann dies dem Beklagten zum Nachteil gereichen.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Kammern auch gesonderte Hinweise zur Auslandszustellung veröffentlicht haben. Ergänzende Hinweise zur Geschäftsverteilung in Patentstreitsachen finden sich auf der Homepage des LG München I.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich mit den neuen Hinweisen keine grundlegenden Änderungen im Verfahren ergeben haben. Dennoch sind diese geeignet, das Verfahren weiter zu entschlacken und damit zu straffen, was dem Ruf des Standortes München in Patentstreitsachen zuträglich sein wird.

Ganz allgemein ist es begrüßenswert, dass die deutsche Patentgerichtsbarkeit mit den unterschiedlichen Verfahren in Düsseldorf, Mannheim und München nach wie vor verschiedene Optionen bietet, aus denen der Kläger je nach Besonderheit des jeweiligen Falles die passende auswählen kann. Insbesondere bei Verfahren mit internationalen Bezügen ist dies von besonderem Vorteil, zumal an jedem dieser Standorte – ohne die Kompetenz der übrigen Patentstreitkammern abzuwerten – erfahrene Richter kompetent entscheiden und damit schnell für Rechtsfrieden sorgen.

Stand: 29.11.2016 (MS)

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Großbritannien signalisiert Zustimmung zum UPC

Großbritannien hat heute (28.11.2016) im Europäischen Rat signalisiert, die Vereinbarung zum UPC ratifizieren zu wollen. Die notwendigen Schritte zur nationalen Gesetzgebung sollen schnell eingeleitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass Deutschland ebenfalls in Kürze ratifiziert, so dass das Übereinkommen im ersten Halbjahr 2017 in Kraft treten kann (Pressekonferenz ab Minute 5:42).

Dies ist eine völlig überraschende Wende, denn die große Mehrheit der Beobachter ist davon ausgegangen, dass Großbritannien wegen der Brexit-Entscheidung nicht mehr ratifizieren wird. Damit ist das Gemeinschaftspatent und auch die Streitregelung mit dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) in greifbare Nähe gerückt.

Während Großunternehmen und aller Voraussicht nach Patentverwerter diese Entwicklung sehr begrüßen werden, bleibt abzuwarten, wie sich der insbesondere in Deutschland sehr stark vertretene Mittelstand hierzu positionieren wird.

Die Meldung selbst ist inzwischen auch aus Großbritannien offiziell bestätigt. Dort wird, dies ist politisch interessant, darauf hingewiesen, dass der Unified Patent Court (formell) keine EU-Institution sein wird sind und auch britische Richter mitwirken werden.

Es fehlt allerdings der Hinweis darauf, dass der UPC letztlich doch ein Gemeinschaftsgericht ist. Ob britische Richter auch dann noch mitwirken, wenn der Brexit einmal vollzogen sein wird, könnte dann möglicherweise zum Gegenstand der Brexit Verhandlungen werden. Es bleibt spannend.

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RA Dr. Schramm Ansprechpartner für den Industrietag der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2016 zum Thema „Schutz von Innovationen“

Der vom Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft (AIW) veranstaltete Industrietag der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) findet in 2016 zusammen mit der Jahrestagung der DPG in Regensburg statt, zu der etwa 5.000 Teilnehmer erwartet werden. Am 9. März werden nach einem einführenenden Referat von RA Dr. Michael Schramm, der auch für das Gesamtprogramm verantwortlich zeichnet, hochrangige Vertreter aus der Wirtschaft die Bedeutung von geistigem Eigentum für Ihre jeweiligen Unternehmen erläutern.

Die Sicht eines Industriekonzernes wie Siemens unterscheidet sich dabei von der eines Startups wie der Target Systemelektronik, ein Automobilzulieferer wie Continental hat andere Probleme als ein Netzwerkausrüster wie Ericsson. Ein Vertreter von BMW wird zudem erläutern, wie der Schutz von IP in den Innovationsprozess eingebettet werden kann.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion werden die Erkenntnisse vertieft, vor allem soll aber das Publikum aktiv einbezogen werden. Im Anschluß lädt der AIW die Teilnehmer zu „Bier & Brezn“ ein, um die Veranstaltung gemütlich ausklingen zu lassen und die Möglichkeit zum Netzwerken zu schaffen.

Das Gesamtprogramm des Industrietages mit den Abstracts der einzelnen Referate finden Sie hier als PDF Datei.

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Farbmarke Nivea-Blau: BGH zur Verkehrsdurchsetzung (BGH X ZB 65/13)

In einer Entscheidung vom 9. Juli 2015 hat der I. Senat des Bundesgerichtshofes (BGH) den Löschungsantrag von Unilever gegen die Farbmarke „Nivea-Blau“ der Beiersdorf AG, die diese in erster Linie für die Produktlinie Nivea verwendet, an das Bundespatentgericht (BPatG) zurück verwiesen (BGH X ZB 65/13). Entschieden hat der BGH über die Farbmarke Nivea-Blau, nicht über die Wortmarke Nivea.

Nach dem BGH fehlt reinen Farbmarken grundsätzlich die Unterscheidungskraft, so dass sie in der Regel nicht eintragungsfähig sind (§ 8 Abs. 2 MarkenG). Anders liegt der Fall dann, wenn sie sich „im Verkehr durchgesetzt“ haben (§ 8 Abs. 3 MarkenG), d.h., dass die Verbraucher beim Anblick dieser Farbe an ein Produkt des Markeninhabers – hier: Nivea – denken. Hierfür ist eine große Bekanntheit der Marke erforderlich, d.h. die Marke muss sich „im Verkehr durchgesetzt“ haben.

Während das BPatG noch davon ausgegangen ist, dass mindestens 75% der Verbraucher die Marke kennen müssen, hat der BGH diese Anforderung als zu streng bewertet. Der BGH lässt es auch bei reinen Farbmarken genügen, wenn die Hälfte der angesprochenen Verkehrskreise (Verbraucher) die Farbe entsprechenden Produkten eines Unternehmens, hier Beisersdorf, zuordnen.

Eine Zurückverweisung an das BPatG war erforderlich, weil die von Beiersdorf im Verfahren vorgelegte Meinungsumfrage zu allgemein war. Sie hat sich generalisierend auf die Produktgruppe „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ bezogen, während das Warenverzeichnis der streitgegenständlichen Marke erheblich breiter und ausdifferenzierter ist. Die Marke ist jedoch nur für die Waren eintragungsfähig, für die jeweils die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen wurde. Da der BGH in diesem Verfahren nur über Rechtsfragen entscheidet, konnte er die Umfrage zur Klärung der tatsächlichen Bekanntheit der Marke nicht selbst vornehmen und musste somit an das BPatG zurück verweisen.

Das BPatG wird daher eine weitere Meinungsumfrage benötigen, die diese Vorgaben berücksichtigt. Erst dann kann nach einer weiteren Verhandlung eine neue Entscheidung ergehen, die allerdings erneut zur Überprüfung durch den BGH gestellt werden kann. Bis Klarheit über die Zukunft von „Nivea-Blau“ im Markenregister besteht, kann es also noch etwas dauern.

Zum Nachlesen: Die Pressemitteilung 112/2015 des BGH zu Nivea-Blau im Wortlaut (die gedruckte Entscheidung liegt noch nicht vor).

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BGH X ZR 51/13 – Einspritzventil

Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung vom 9. Juni 2015 (BGH X ZR 51/13 – Einspritzventil), die zur Veröffentlichung vorgesehen ist, folgendes festgehalten (amtliche Leitsätze):

a) Angriffs- oder Verteidigungsmittel, eine Klageänderung oder eine Verteidigung mit beschränkten Patentansprüchen, die das Patentgericht nicht nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen hat, können auch im Berufungsverfahren nicht zurückgewiesen werden.

b) Ein Nichtigkeitsgrund, der erst nach dem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geltend gemacht worden ist, den das Patentgericht jedoch sachlich beschieden hat, fällt auch dann ohne weiteres im Berufungsverfahren zur Entscheidung an, wenn das Patentgericht offen gelassen hat, ob die Zulassung des weiteren Nichtigkeitsgrundes sachdienlich ist.

Im entschiedenen Fall wurde nach dem Hinweis des BPatG nach § 83 Abs. 4 PatG der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit geltend gemacht. Das BPatG hat diese Klageerweiterung nicht als verspätet zurückgewiesen und sachlich beschieden, obwohl es ausdrücklich offen gelassen hatte, ob diese Klageänderung sachdienlich war.

Der BGH hat nun entschieden, dass die Beklagte die Verspätung nicht mehr im Berufungsverfahren rügen kann. § 116 Abs. 2 PatG ist schon nicht einschlägig, da dies einen erst in der zweiten Instanz eingeführten Nichtigkeitsgrund voraussetzt. Der Bundesgerichtshof führt dann wörtlich aus:

Eine in erster Instanz Instanz unterbliebene Zurückweisung verspäteten Vorbringens oder verspäteter Anträge kann in der Berufungsinstanz nicht nachgeholt werden. Hierfür bietet das gesetz keine Grundlage, und dies kommt auch schon deswegen nicht in Betracht, weil die Zurückweisung, die im Übrigen im Ermessen des Patentgerichtes steht, unter anderem zur Voraussetzung hat, dass die Berücksichtigung des neuen Vortrages eine vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht erforderte (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Buchst. a PatG), und diese Voraussetzung im Berufungsverfahren nicht nachträglich eintreten kann.
(BGH X ZR 51/13 – Einspritzventil – Randziffer 62)

Der BGH stellt damit klar, dass der Gegenstand des Berufungsverfahrens nicht hinter dem des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht zurück bleiben kann, das BPatG also mit seiner Zulassung (bzw. unterbliebenen Zurückweisung) von neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln den Rahmen für den Prüfungsumfang des BGH setzt.

Die vollständige Entscheidung des BGH finden Sie hier: BGH X ZR 51/13 – Einspritzventil

Anmerkung: An der besprochenen Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH X ZR 51/13 – Einspritzventil) waren Rechtsanwalt Dr. Michael Schramm und Patentanwalt Dr. Günther Schneider aus unserer Sozietät als Vertreter der Beklagten zu 2 beteiligt.

Stand: 26.07.2015

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Bundesgerichtshof präzisiert Rechtsprechung zum Keyword-Advertising

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Keyword-Advertising, bei dem Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen oder verwechselbaren Schlüsselworts die Werbung eines Dritten angezeigt wird, bestätigt und präzisiert.

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter anderem für Pralinen und Schokolade eingetragenen deutschen Marke „MOST“. Sie betreibt unter der Internetadresse „www.most-shop.com“ einen „MOST-Shop“, über den sie hochwertige Konfiserie- und Schokoladenprodukte vertreibt. Die Beklagte unterhält unter den Internetadressen „www.feinkost-geschenke.de“ und „www.selection-exquisit.de“ einen Onlineshop für Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 bei der Suchmaschine Google eine Adwords-Anzeige für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort („Keyword“), dessen Eingabe in die Suchmaske das Erscheinen der Anzeige auslösen sollte, hatte die Beklagte den Begriff „Pralinen“ mit der Option „weitgehend passende Keywords“ gewählt. In der Liste der „weitgehend passenden Keywords“ stand auch das Schlüsselwort „most pralinen“. Gab ein Nutzer den Suchbegriff „MOST Pralinen“ ein, erschien rechts neben den Suchergebnissen (auf vier Zeilen verteilt) folgende Anzeige der Beklagten: „Pralinen/Weine, Pralinen, Feinkost, Präsente/Genießen und schenken!/www.feinkost-geschenke.de.“ Über den in der Anzeige angegebenen Link „www.feinkost-geschenke.de“ gelangte der Suchmaschinennutzer auf die Homepage der Beklagten unter der Internetadresse „www.selection-exquisit.de“. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen „MOST“ vertrieben.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke „MOST“ verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 – Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt, nach der beim „Keyword-Advertising“ eine Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn die Werbung – wie im Streitfall – in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält. Der BGH hat klargestellt, dass dies auch dann gilt, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und dass allein der Umstand, dass in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall „Pralinen“ usw.), nicht zu einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke führt. Diese Beurteilung steht – so der BGH – in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 – BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 – CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen

Quelle: BGH Pressemitteilung Nr. 211/2012

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BGH: Zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung bei fehlender schriftlicher Erfindungsmeldung

BGH: „Initialidee“ – Zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung bei fehlender schriftlicher Erfindungsmeldung; Fortführung von BGH – Haftetikett

Urteil vom 12.04.2011 – X ZR 72/10

Leitsätze des Gerichts:

 a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer „Initialidee“ durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 4. April 2006 – X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 – Haftetikett).

c) Hat der Arbeitnehmer die Diensterfindung unberechtigt zum Patent angemeldet, bedarf es nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber gemäß §§ 6, 7 ArbNErfG einer Übertragung und nicht nur einer Umschreibung der Anmeldung oder eines hierauf erteilten Patents auf den Arbeitgeber.

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