BGH zum Vorbenutzungsrecht im Designrecht (Bettgestell)

Der BGH hat sich im vorliegenden Fall mit der Frage des Vorbenutzungsrechts im Designrecht befasst.

Leitsätze des Gerichts:

DesignG § 2 Abs. 1, § 13 Abs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2

a) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.

b) Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen.

Sachverhalt:

Die Klägerin ist Inhaberin eines eingetragenen Designs (Klagedesign), das ein Bettgestell zeigt. Das Klagedesign ist am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden. Während des Berufungsverfahrens ist für das Klagedesign im Register die Priorität der Ausstellung auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 veröffentlicht worden.

Die Beklagte gehört dem IKEA-Konzern an. Sie ist für die Organisation und Belieferung der IKEA-Filialen in Deutschland zuständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung “MALM” ein Bettgestell, das mit dem im Klagedesign gezeigten Bettgestell weitgehend übereinstimmt. Bereits im August 2002 hatte sie unter der Bezeichnung “BERGEN” ein Bettgestell mit einem geringfügig höheren Kopfteil beworben.

Die Klägerin sieht in dem Vertrieb des Bettgestells “MALM” eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagte hat behauptet, die IKEA of Sweden AB habe von September bis Dezember 2001 das Bettgestell “BERGEN” für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende März 2002 an die IKEA-Filialen in Deutschland ausgeliefert worden. Sie hat die Klägerin im Wege der Widerklage auf Ersatz von Rechtsanwaltskosten für die Abwehr der Abmahnung in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Das Oberlandesgericht hat angenommen, die Klägerin könne der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells “MALM” nicht untersagen, selbst wenn dem Klagedesign eine Priorität vom 14. Januar 2002 zukomme. Die IKEA of Sweden AB habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bereits vor dem 14. Januar 2002 Anstalten zum Vertrieb des Vorgängermodells “BERGEN” auch in Deutschland getroffen, ohne das Klagedesign gekannt zu haben. Dadurch habe sie ein Vorbenutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 GeschmMG (jetzt § 41 Abs. 1 DesignG) erlangt, das sich auf den Vertrieb des Bettgestells “MALM” über die Beklagte erstrecke.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Anders als das Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof die von der IKEA of Sweden AB im Ausland vorgenommen Vorbereitungshandlungen zum Vertrieb des Bettgestells “BERGEN” in Deutschland für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nach § 41 Abs. 1 GeschmMG/DesignG nicht ausreichen lassen. Erforderlich ist vielmehr, dass die vom Gesetz verlangten wirklichen und ernsthaften Anstalten zur Benutzung ebenso wie eine Benutzung selbst in Deutschland stattgefunden haben.

(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 100/17 vom 29.6.2017)

In dem wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht auch zu beurteilen haben, ob das Klagedesign schutzfähig ist, auch vor dem Hintergrund, ob die Ausstellungspriorität wirksam in Anspruch genommen wurde. Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob die Klägerin das nach dem Klagedesign gestaltete Bettgestell auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ausgestellt hat.

Die vollständige Entscheidung des BGH finden Sie hier: BGH I ZR 9/16 – Bettgestell

(AB – 07.12.2017)

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IPAD und MI PAD sind sich zu ähnlich

Apple hat den Namen “IPAD” als Marke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unter anderem für elektronische Geräte und Dienstleistungen in der (Tele-)Kommunikation eintragen lassen. Xiaomi, ein chinesisches Unternehmen, meldete 2014 beim EUIPO das Wortzeichen “MI PAD” als Unionsmarke unter anderem für elektronische Geräte und Dienstleistungen in der (Tele-)Kommunikation an.

Als Inhaberin der älteren Marke IPAD legte Apple Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens MI PAD ein. 2016 gab das EUIPO dem Widerspruch von Apple statt, mit der Begründung, die Unterschiede zwischen diesen beiden Zeichen würden nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Xiaomi erhob daraufhin Klage beim EuG und begehrte die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO bzw. die Eintragung der Marke MI PAD als Unionsmarke.

Das EuG hat die Klage (Urteil vom 05.12.2017, Az. T-893/16) abgewiesen und damit die Entscheidung des EUIPO bestätigt.

Das EuG begründete dies unter anderem damit, dass die Zeichen hinsichtlich des Schriftbildes einen hohen Grad an Ähnlichkeit aufweisen würden, da IPAD vollständig in MI PAD enthalten sei. Die beiden Zeichen würden sich sich lediglich durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben “M” unterscheiden. In klanglicher Hinsicht – so das Gericht – würde das englischsprachige Publikum das Präfix “mi” wahrscheinlich als das englische Possessivpronomen “my” auffassen und das “i” in MI PAD deshalb genauso aussprechen wie das “i” in IPAD. Um diesen hohen Grad an schriftbildlicher und klanglicher Ähnlichkeit auszugleichen, reiche das zusätliche “m” am Anfang von “MI PAD” nicht aus.

(AB, 06.12.2017)

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BGH zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade

Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 – I ZB 105/16 und I ZB 106/16

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit denen die Löschung von quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade angeordnet worden ist.

Für die Markeninhaberin sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware “Tafelschokolade” registriert. Sie zeigen jeweils die Vor- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung mit einem quadratischen Verpackungskörper, zwei seitlichen gezackten Verschlusslaschen und einer auf der Rückseite quer verlaufenden Verschlusslasche.

Die Löschungsantragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marken beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschungsanträge zurückgewiesen. Mit ihrer dagegen eingelegten Beschwerde hat die Löschungsantragstellerin geltend gemacht, die in den Marken gezeigten Verpackungen gäben typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG* wieder. Das Bundespatentgericht hat die Löschung der Marken angeordnet.

Der Bundesgerichtshof hat auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG** können dreidimensionale Zeichen Marken sein. Dies gilt grundsätzlich auch für dreidimensionale Zeichen, die die Form einer Ware darstellen. Die Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen. Ob in den vorliegenden Fällen sich das Schutzhindernis auch auf die Verpackungen bezieht, brauchte nicht entschieden zu werden. Die quadratische Form der Tafelschokolade ist keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade.

Vorinstanzen:

I ZB 105/16
BPatG – Beschluss vom 4. November 2016 – 25 W (pat) 78/14, GRUR 2017, 275

und

I ZB 106/16
BPatG – Beschluss vom 4. November 2016 – 25 (W) pat 79/14, BeckRS 2016, 19545

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:
*§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lautet:
Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.
**§ 3 Abs. 1 MarkenG lautet:
Als Marke können alle Zeichen, insbesondere […] dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware […], die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 162/2017 vom 18.10.2017)

Zur den Leitsätzen des BGH: BGH I ZB 105/16

(AB – 18.10.2017)

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Ferrari muss in die Löschung der Marke Testarossa einwilligen

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 02.08.2017 – 2a O 166/16 (Marke Testarossa)

Der Sportwagenhersteller Ferrari hat einen Rechtsstreit um seine Marke Testarossa (vorerst) verloren. Nach der Entscheidung des Düsseldorfer Landgerichts (Az. 2a O 166/16) müsse Ferrari in die Löschung seiner deutschen und der internationalen Marke Testarossa einwilligen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Oberlandesgericht angefochten werden.

Ein Nürnberger Spielzeugfabrikant hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt (Az. 302013070212) und beim Europäischen Markenamt (Az. 013019047) die Eintragung der Marke Testa Rossa beantragt.

Dagegen hatte Ferrari sowohl beim Deutschen als auch beim Europäischen Markenamt Widerspruch eingelegt.

Daraufhin stellte der Nürnberger Spielzeugfabrikant einen Antrag auf Löschung der Marken Testarossa des Sportwagenherstellers und bekam nun vor dem Landgericht Düsseldorf Recht.

Grund dafür, dass Ferrari in die Löschung seiner älteren Marken einwiligen müsse, sei, dass Ferrari seine Marken in den letzten fünf Jahren nicht mehr ausreichend, d.h. rechtserhaltend benutzt habe, so das Landgericht Düsseldorf. Denn grundsätzlich gilt, dass für den Fortbestand von Markenrechten diese auch genutzt werden müssen. Das heißt, wenn eine Marke länger als fünf Jahre nicht rechtserhaltend benutzt wird, kann sie auf Antrag gelöscht werden. Das sei bei der Marke Testarossa nach Auffassung des Landgerichts Düsseldorf jedoch nicht der Fall gewesen.

Ferrari hatte die Produktion des “Testrossa” bereits vor etwa 20 Jahren eingestellt. In dem vorliegenden Verfahren hatte Ferrari jedoch damit argumentiert, dass man nach wie vor mit Wartung, Reparatur und Aufbereitung von Testarossas beschäftigt sei. Damit nutze man die Marke Testarossa tatsächlich. Das Landgericht Düsseldorf konnte hierin jedoch keine rechtserhaltende Benutzung erkennen, zumal Ferrari diese Dienstleistungen (unter anderem für den Ferrari Testarossa) unter der Dachmarke Ferrari erbringe.

Hinweis:

Nach europäischem und deutschem Markenrecht muss ein Markeninhaber seine Marke(n) ernsthaft und markenmäßig benutzen, um nicht seine Rechte aus seinen Marken zu verlieren (Benutzungszwang).

Ob eine Marke “ernsthaft” benutzt wird, wird daran gemessen, ob die Marke ihrer sogenannten Herkunftsfunktion gerecht wird. “Ernsthafte Benutzungen” stellen nur solche Handlungen dar, die sich für den Verbraucher im Sinne des Markenrechts als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Marke verstehen lassen. Eine Marke muss also tatsächlich zur Kennzeichnung und Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen verwendet werden.

Konkret bedeutet das, dass eine Marke für jene Waren und/oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde, benutzt werden muss. Wurde eine Marke beispielsweise für “Copmuter” eingetragen, aber nur für “Bekleidungsartikel” genutzt, so mag die Marke zwar benutzt werden, aber eben nicht “markenmäßig”. Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, benutzt, so kann die Marke gegebenenfalls für den anderen Teil der Waren und Dienstleistungen wegen Nichtbenutzung gelöscht werden.

Weitere Informationen zum Markenrecht finden Sie unter Markenrecht von A-Z.

(AB, 08.08.2017)

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BVerfG stoppt UPC (vorerst)

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Legal Tribune Online am 12. Juni berichten, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) den Bundespräsidenten bereits am 3. April gebeten, die bereits vom Bundestag verabschiedeten EU Patentrechtsreformgesetze vorerst nicht zu unterzeichnen. Grund soll eine Verfassungsbeschwerde (Az: 2 BvR 739/17) einer bisher noch unbekannten Privatperson sein, deren Aussichten “nicht von vorneherein aussichtslos” sein sollen. Dies nimmt zwar die Entscheidung nicht vorweg, zeigt aber, dass die Verfassungsbeschwerde jedenfalls nicht abstrus und damit ernstzunehmen ist.

Der Bundespräsident ist dieser Bitte, die am 3. April zunächst mündlich und zwischenzeitlich auch schriftlich vom Verfassungsgericht geäußert wurde, offenbar nachgekommen. Dies ist ein weiterer herber Rückschlag für alle, die große Hoffnungen und Erwartungen in einen baldigen Start des Gemeinschaftspatentgerichtes (Unified Patent Court – UPC) gesetzt haben.

Bisher schien es so, als könnte alleine der Brexit noch das geplante Einheitliche Patentgericht stoppen, auch wenn die Briten immer signalisiert haben, dass sie dennoch ratifizieren und mitmachen wollen (näheres hier). Vor der überraschend angesetzten Neuwahl zum Unterhaus war dies jedoch nicht der Fall und nach dem unerwarteten Ausgang dieser Wahl ist zumindest kurzfristig nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Sollte die neue Regierung tatsächlich – entgegen der ausdrücklichen Erklärung der Premierministerin – auf einen “weichen Brexit” umschwenken, wäre eine Ratifizierung des Vereinigten Königreiches und damit ein Start des UPC im Frühjahr 2018 dennoch auch bei den geänderten Mehrheitsverhältnissen grundsätzlich denkbar.

Dem scheint jetzt ausgerechnet Deutschland im Weg zu stehen. Während bisher alle Beobachter davon ausgegangen waren, dass Deutschland planmäßig die Ratifizierung abschließt und das Gesetz noch vor der Bundestagswahl in Kraft tritt, scheint das jetzt nicht mehr zu gelten. Bisher hatten Beobachter allenfalls das Risiko gesehen, dass insbesondere das Protokoll über den Status der Richter nicht mehr vor der Bundestagswahl verabschiedet werden kann, die insoweit eine Zäsur darstellt und ggf. einen Neustart in nächsten Legislaturperiode erforderlich gemacht hätte. Das könnte nun das kleinere Problem sein.

Wir gehen, anders als die Mehrheit der übrigen Beobachter, unverändert davon aus, dass das Vereinigte Königreich vor dem Hintergrund der Volksabstimmung zum Brexit wahrscheinlich nicht zustimmen wird. Immerhin war die Zuständigkeit des EuGH für Britannien einer der wesentlichen Gründe für den Austritt.

Sollte sich jetzt der Abschluss des deutschen Gesetzgebungsverfahrens wegen einer Verfassungsbeschwerde deutlich in die Länge ziehen, fürchten wir, dass der UPC in seiner jetzigen Form mit Großbritannien an Bord selbst dann endgültig gescheitert wäre, wenn die Briten doch zustimmen sollten. Die Ursache könnte sein, dass der Brexit möglicherweise vor der deutschen Zustimmung vollzogen ist – schon Ende März 2019 läuft die Uhr ab. Ob das Abkommen noch in Kraft treten kann, wenn Großbritannien zwar während der Mitgliedschaft in der EU ratifiziert, aber bei In-Kraft-Treten des Abkommens diese bereits verlassen hat, wird rechtlich noch zu untersuchen sein. Auf jeden Fall dürfte das erhebliche neue Probleme aufwerfen.

Dies wäre im Ergebnis ausgesprochen bedauerlich. Wir würden es für die beste Lösung halten, wenn sich die EU Staaten bereits jetzt stärker um ein Alternativszenario eines UPC ohne UK bemühen würden. Beginnt man mit entsprechenden Gesprächen erst nach einem möglichen endgültigen Scheitern der jetzigen Regelung mit Großbritannien, wären weitere wertvolle Jahre verloren und der Brexit würde – unter Mitwirkung des BVerfG – zu einem großen Schaden auch für die Rest-EU führen.

(MS, 13.06.2017)

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Dr. Michael Schramm

Dr. Michael Schramm

Dipl.-Phys.
Rechtsanwalt
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
European Patent Attorney

Tätigkeitsschwerpunkte

Die patent- und rechtsanwaltliche Praxis von Dr. Schramm umfasst alle Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und hat ihren Schwerpunkt im Bereich der technischen Schutzrechte und Verträge.

Michael Schramm ist als Rechtsanwalt und European Patent Attorney doppelt qualifiziert und hat daher eine besondere Expertise in dem Bereich, in dem Recht und Technik aufeinander treffen. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere die Beratung und Prozessführung in Patentstreitsachen vor den ordentlichen Gerichten, in Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, sowie Einspruchsverfahren vor den zuständigen Patentämtern. Eingeschlossen sind dabei auch Due-Dilligence Prüfungen im gewerblichen Rechtsschutz sowie Freedom-to-Operate Gutachten. Unter anderem Vertretung bedeutender Unternehmen aus den Bereichen Automobilzulieferung, neue Energien und Telekommunikation in streitigen Patentverfahren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der vertragsrechtlichen Beratung, insbesondere im Zusammenhang mit Lizenz-, Software- und F&E-Verträgen. Mandate hier vor allem von kleineren und mittleren Unternehmen, daneben Vertretung der öffentlichen Hand im Bereich Softwareverträge.

logo_patent_1000_2016_recommended_individual_-_groesse_15prozent

Im Jahr 2016 wurde Dr. Schramm in die Liste der 1000 weltweit führenden Patentexperten (IAM Patent 1000: The World’s Leading Patent Professionals 2016) aufgenommen. Die Autoren führen zur Begründung aus: Clients of 2s-ip Schramm Schneider have been “really impressed” by Michael Schramm’s “extremely pragmatic approach, responsiveness and solution-oriented outlook, and by how easy it is to work with him. He is excellent”.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Dr. Schramm auch in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) im Arbeitskreis Wirtschaft aktiv. Für seine Mitwirkung an der Strukturreform der Gesellschaft hat die DPG Herrn Dr. Schramm im Jahr 2014 die Ehrennadel verliehen.

Berufserfahrung

2002
Gründung der Sozietät Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte, aus der die heutige 2s-ip Schramm Schneider Bertagnoll Patent- und Rechtsanwälte Part mbB hervorgegangen ist

1999-2002
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler

1996–1999
Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser

1996
National Intellectual Property Law Institute, Washington DC, USA

1991
Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Livermore, USA

1987-1994
Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung (HMI), Berlin
(heute: Helmholtz Zentrum Berlin – HZB)

Ausbildung

2000
Zulassung als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt

1996
Zulassung als Rechtsanwalt (München)

1996
Zweites juristisches Staatsexamen (Würzburg)

1994
Erstes juristisches Staatsexamen (Berlin)

1994
Promotion zum Dr.rer.nat. mit einer Arbeit zur Kernspektroskopie (Freie Universität Berlin)

1989
Diplom Physiker (Universität Erlangen-Nürnberg)

Mitgliedschaften

Deutsch Amerikanische Juristenvereinigung (DAJV)
Deutsche Physikalische Gesellschaft (Vorstandsrat von 2000 bis 2006 und seit 2018; Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft) (DPG)
European Patent Lawyers Association (EPLAW)
European Patent Litigators Association (EPLIT)
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
Licencing Executives Society (LES)
Vereinigung von Fachleuten im gewerblichen Rechtsschutz (VPP)

Sprachen

Deutsch, Englisch

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Dr. Günther Schneider

Dipl.-Ing.
Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark Attorney

Tätigkeitsschwerpunkte

Alle Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Patente, Marken, Designs (Geschmacksmuster), Due-Diligence-Prüfungen und die damit verbundenen Amts- und Gerichtsverfahren sowie die Beratung hierzu.

Günther Schneider vertritt Mandanten regelmäßig in Patenteinspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, z.B. in den Feldern Telekom und Automotive, und wirkt auch in Patentverletzungsverfahren mit.

Technische Gebiete: Telekommunikation (insbesondere Mobilfunk – 3G, 4G, …), Software (“Computer-implementierte Erfindungen”), z.B. Bildverarbeitung, Web-Anwendungen, Kryptografie, Robotik, Automotive, Elektrotechnik allgemein, Hardware, Halbleiterbauelemente, insbesondere Speicherchips (DRAMs), Bioinformatik, Medizintechnik, Optik, Solartechnologie und regenerative Energietechnik allgemein sowie Mechanik und Mechatronik.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Ausarbeitung von Patentanmeldungen für Mandanten jeder Größe, von Start-Ups über KMUs bis zu DAX-Konzernen sowie Forschungseinrichtungen. Spezialität ist die Ausarbeitung von Patentanmeldungen direkt in englischer Sprache, die sowohl in Europa als auch in den USA zur Einreichung gelangen, insbesondere für die Elektronik- und die Softwarebranche.

Beim Weiterbildungsstudiengang „Examinatorium Europaeum” der Fernuniversität Hagen, welcher Patentanwältinnen und Patentanwälte auf die europäische Eignungsprüfung (EQE) vorbereitet, wirkte Günther Schneider als Dozent mit, beim EQE-Vorbereitungskurs EPREP des VPP als Tutor.

Berufserfahrung

2002
Gründung der Sozietät Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte, aus der die heutige 2s-ip Schramm Schneider Bertagnoll Patent- und Rechtsanwälte Part mbB hervorgegangen ist

1999-2002
Patentanwalt in der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler Isenbruck

1996-1998
Patentingenieur in der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Bardehle pp., beim Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht, dabei Qualifizierung als Patentanwalt

1991-1995
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am deutsch-französischen Institut für Automation und Robotik (IAR), Zweiginstitut: Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN-CNRS ESA 7039), Frankreich

Ausbildung

2001/1999
Qualifikation und Zulassung zum Patentanwalt beim Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht und Zulassung als European Patent Attorney vor dem Europäischen Patentamt

1995
Promotion zum Dr.-Ing. an der Universität Karlsruhe (TH)

1991
Diplom der Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe (TH), zuvor Studium an der TH Darmstadt

Publikationen

Publikationsliste

Verbandsmitgliedschaften

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR)
Deutsche Vereinigung der Patentingenieure (VPP)
Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI)

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch

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Andreas Bertagnoll

Dipl.-Inf.
Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark Attorney

Tätigkeitsschwerpunkte

Die Tätigkeit von Andreas Bertagnoll umfasst alle Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Designs (Geschmacksmuster), Marken, und die damit verbundene Beratung.

Technische Spezialisierung:

Informationstechnik und Software (“Computer-implementierte Erfindungen”)
Internet-Technologien (etwa IoT – Internet of Things), Remote Service Applikationen, Cloud Computing
Bildverarbeitung, insbesondere medizinische Bildverarbeitung (medizinische bildgebende Verfahren, etwa MRT und CT, und deren Anwendung in Diagnostik und Chirurgie), Visual Computing
Medizintechnik
Datenbank-Managementsysteme, insbesondere Big Data Analytics
Softwarebasierte Fahrerassistenzsysteme, Robotik, Digital Mock Up
Kryptographie und Kryptoanalyse
Machine Learning, Künstliche Intelligenz (KI) und Neuronale Netze
3D-Druck
Blockchain / Smart Contracts und deren Anwendung
Mikroprozessortechnik, Telekommunikation sowie Systeme und Verfahren aus dem Industrie 4.0 Umfeld.

Einen Schwerpunkt bildet die Ausarbeitung von Patentanmeldungen für Mandanten jeder Größe auf allen Gebieten der Informationstechnik, insbesondere der Software- und Hardwarebranche.

Berufserfahrung

seit 2008
Patentanwalt in der Sozietät Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte, aus der die heutige 2s-ip Schramm Schneider Bertagnoll Patent- und Rechtsanwälte Part mbB hervorgegangen ist

2005-2007
Patentingenieur in der Sozietät Bettinger Schneider Schramm

2000-2004
Projektleiter und Softwareentwickler in einem mittelständischen Softwareunternehmen auf dem Gebiet eCommerce und 3-tier-Applikationen Entwicklung eines prozessgestützten Aktenverwaltungssystems für Patent- und Rechtsabteilungen aus der Industrie

1999
Selbständiger Softwareentwickler auf dem Gebiet browserbasierter Managementsysteme

1998
Softwareentwickler im Unternehmen Tecoplan AG auf dem Gebiet Digital Mockup für die Automobilindustrie. Entwicklung von Software für die digitale Kollisionskontrolle von Automobilteilen und deren 3D-Visualisierung

Ausbildung

2008
Qualifikation zum Patentanwalt beim Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht

1997
Diplom-Informatiker (Universität München); Diplomarbeit zusammen mit dem Universitätsklinikum Großhadern und dem Unternehmen BrainLab AG – Thema der Diplomarbeit: Entwicklung einer voxel- und polygonbasierten Graphikbibliothek für die medizinische Bildverarbeitung

Mitgliedschaften

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR)
Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes (VPP)
Bundesverband Deutscher Patentanwälte e.V.
GI Gesellschaft für Informatik e.V.

Sprachen

Deutsch, Italienisch, Englisch

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BGH I ZR 197/15 – Bodendübel

Der BGH hat im vorliegenden Fall (Bodendübel) entschieden, dass für formgebende technische Merkmale auch nach Ablauf des Patentschutzes ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz bestehen kann.

Leitsätze des Gerichts:

a) Einem (zuvor) patentgeschützten Erzeugnis kann wettbewerbliche Eigenart zukommen. Dabei können nicht nur solche Merkmale eines derartigen Erzeugnisses wettbewerbliche Eigenart begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Einem Erzeugnis ist im Hinblick auf den (früheren) Patentschutz seiner Merkmale die wettbewerbliche Eigenart nicht von vornherein zu versagen und es dadurch schlechter zu stellen als andere technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz standen (Festhaltung BGH, 22. Januar 2015 – I ZR 107/13, GRUR 2015, 909 – Exzenterzähne).

b) Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz sieht keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern dient der Absicherung eines konkreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen sind. Damit können die formgebenden technischen Merkmale eines Erzeugnisses als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie zur Monopolisierung der Warenform als dreidimensionale Marke ungeeignet sind.

Die vollständige Entscheidung des BGH finden Sie hier: BGH I ZR 197/15 – Bodendübel

Anmerkung: Technisch bedingte Produktmerkmale dürften damit zukünftig differenzierter zu betrachten sein bei der Frage, ob von ihnen ein Beitrag zu der wettbewerblichen Eigenart eines Produkts ausgehen kann.

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